Znaki towarowe za granicą. Ochrona marki w innych państwach

Zastrzeżenie znaku towarowego nie zapewnia jego ochrony na całym świecie. Ochrona ta jest zasadniczo ograniczona jedynie do określonego państwa lub terytorium w którym zarejestrowane jest oznaczenie (marka, logotyp, nazwa handlowa itd.).

Przykładowo więc mając znak towarowy zarejestrowany w Polsce, taki sam znak towarowy i w tym samym zakresie (dla identycznych towarów i usług) może być zastrzeżony w np. Austrii, jako tamtejszy krajowy znak towarowy

Terytorialność znaku towarowego

Należy o tym pamiętać zastanawiając się już nad kwestiami biznesowymi naszej działalności. Własność intelektualna (IP) może bowiem w znaczący sposób wpłynąć na możliwość prowadzenia działalności. Może nawet uniemożliwić korzystanie z określonej marki na jakimś terytorium, co może powodować konieczność rebrandingu (nie mówić już o dalszych konsekwencjach prawnych naruszenia krajowego znaku towarowego, nawet przy braku naszej świadomości).

O potrzebie wzięcia pod uwagę różnych okoliczności oraz zaplanowania i podjęcia działań dotyczących ochrony własności intelektualnej na jak najwcześniejszym etapie biznesu pisałem w artykule Opatentujmy to…! Czyli po co nam własność intelektualna.

W tym kontekście zastanowić powinniśmy się nad tym, czy potrzebujemy ochrony znaku towarowego za granicą. Często nie będzie potrzeby rejestracji znaku poza Polską. Krajowa ochrona może być wystarczająca. W dzisiejszym świecie powiązań ponadkrajowych, czy wspólnego rynku unijnego wskazane, a wręcz kluczowe może być jednak zapewnienie szerokiej ochrony terytorialnej i wyjście z marką poza Polskę.

Będzie tak na przykład, gdy produkty będą eksportowane i sprzedawane poza granicami Polski. Albo w przypadku świadczenia usług elektronicznych, jeśli potencjalni klienci znajdują się w innych krajach. Szczególnie w środowisku internetowym taka działalność może być dość łatwo prowadzona w szerszej skali międzynarodowej.

Jak podejść do ochrony znaku towarowego poza Polską

Poniżej opisuję możliwości ochrony znaku towarowego poza Polską. W pierwszej kolejności warto określić geograficznie, gdzie będziemy działali. Docelowo powinniśmy ustalić listę konkretnych państw. To pozwoli na określenie, który z poniższych wariantów jest najlepszy do naszych potrzeb (np. w niektórych państwach nie można zastosować trybu międzynarodowego).

Na tym etapie pomocne będzie także przeprowadzenie badania znaku towarowego w celu ustalenia ewentualnych znaków kolizyjnych. Może to już na wstępie pokazać, czy nie ma oznaczeń wcześniejszych, ewentualnie w jakiej postaci najlepiej znak zgłosić (np. słownej, słowno-graficznej) i czy nie ma potrzeby wprowadzenia jakichś modyfikacji oznaczenia dla bezpieczniejszego procesu rejestracyjnego.

Oczywiście, wymarzoną sytuacją jest, gdy te działania prowadzimy już na etapie wstępnym, a badania i zgłoszenie możemy przeprowadzić odpowiednio wcześniej. Wówczas pozwoli to na wcześniejszą „rezerwację” znaków, przed rozpoczęciem rzeczywistej działalności na danym rynku.

Taka praktyka poprzedzania zgłoszeniami premierę produktów jest często stosowana przez firmy dbające o swoje IP – własność intelektualną. Przy okazji – śledząc stan zgłoszeń znaków towarowych, często można wyprzedzająco obserwować działania rynkowe np. konkurenta. Wątek ten poruszyłem w moim wpisie Kilka słów o znaku towarowym Teslaquila.

Zgłoszenie w każdym państwie odrębnie

Najbardziej podstawowym wariantem jest zgłoszenie znaku towarowego odrębnie w każdym państwie, w którym chcemy go zastrzec. Czyli np. odrębnie w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP), odrębnie w urzędach – niemieckim (DPMA), amerykańskim (USPTO), rosyjskim (ROSPATENT), chińskim (CNIPA) itd. W takiej sytuacji każde ze zgłoszeń jest niezależne i podlega odrębnej i równoległej procedurze.

Cechy takiego sposobu zgłoszenia:

  • Postępowanie rejestracyjne odbywa się w każdym z poszczególnych krajów
  • Postępowania są niezależne, a ich wynik (uzyskanie lub nie ochrony) nie wpływa na inne
  • Opłaty urzędowe za zgłoszenie i ochronę są ponoszone odrębnie w każdym z państw
  • Na ogół istnieć będzie tzw. przymus rzecznikowski – konieczność powołania pełnomocnika – kancelarii w danym kraju, który będzie reprezentował zgłaszającego w postępowaniu rejestracyjnym przed urzędem

Co ważne – data zgłoszenia w każdym z państw, będzie zależała od wpływu stosownego wniosku o rejestrację do organów udzielających ochrony (urzędów patentowych) w tych państwach.

Jeżeli więc zgłoszenie w Polsce zostanie złożone z datą 1 lutego, w USA po miesiącu, a w Chinach po dwóch, to każde z nich będzie miało inną datę zgłoszenia.

Pierwszeństwo konwencyjne

Szczególnym mankamentem przy zgłoszeniach międzynarodowych może być ostatni powyższy punkt – data zgłoszenia. Żeby nie dopuścić do sytuacji, że w różnych państwach równoległa ochrona tej samej marki przyznawana będzie z różnymi datami początkowymi, należałoby przeprowadzić zgłoszenie jednocześnie we wszystkich państwach. To może być jednak trudne – organizacyjnie, czy finansowo. Nie mówiąc o tym, że nie zawsze już na wstępie znana jest potrzeba takiej szerszej terytorialnej ochrony, może ona wyniknąć dopiero później.

Z tych powodów już od początków międzynarodowej regulacji prawnej znaków towarowych istnieją ułatwienia pozwalające na mniej uciążliwe zapewnienie daty zgłoszenia. Jest to tzw. pierwszeństwo konwencyjne.

Instytucja ta została wprowadzona art. 4 Konwencji Paryskiej o Ochronie Własności Przemysłowej z dnia 20 marca 1883 roku. W Polsce obowiązuje Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (przy okazji – jest to przykład długowiecznego prawa – regulacje te, pochodzące z XIX w., wciąż obowiązują).

Zakres obowiązywania Konwencji Paryskiej jest niezwykle szeroki – obejmuje ona łącznie 177 państwLista państw objętych Konwencją Paryską na stronie WIPO.

Pierwszeństwo konwencyjne pozwala w ciągu 6 miesięcy od dnia pierwszego zgłoszenia w jednym z państw objętych Konwencją Paryską, na dokonanie kolejnego zgłoszenia (lub zgłoszeń) tego samego znaku towarowego w innym państwie (lub państwach) – z zachowaniem daty pierwszeństwa z tego pierwszego zgłoszenia.

Przykładowo więc, dokonując zgłoszenia znaku towarowego w polskim Urzędzie Patentowym, a następnie dochodząc do wniosku, że potrzebujemy ochrony także w innych państwach niż Polska, możemy złożyć takie zgłoszenia indywidualnie np. w USA, z powołaniem się na pierwszeństwo ze zgłoszenia w Polsce (o ile oczywiście to nastąpi w 6 miesięcznym terminie).

Wówczas, gdyby nawet inny podmiot „w międzyczasie” zgłosił taki sam znak towarowy w USA, to nie zablokuje to naszego znaku towarowego, który będzie dysponowała wcześniejszą datą pierwszeństwa (o ryzyku kolizji zgłoszenia z wcześniejszymi znakami towarowymi na gruncie polskim pisałem w Wcześniejsze znaki towarowe i inne prawa. Sprzeciw wobec znaku towarowego i jego unieważnienie).

Rejestracja międzynarodowa (tzw. system madrycki)

Regulacje międzynarodowe przewidują także inne ułatwienie w międzynarodowym zgłaszaniu znaków towarowych. Jest to tzw. system madrycki – szczególny rodzaj zgłoszenia międzynarodowego – z pośrednictwem Światowej Organizacja Własności Intelektualnej – WIPO (World Intellectual Property Organisation). Taki sposób zgłoszenia znaku towarowego pozwala na wniesienia jednego zgłoszenia w Biurze Międzynarodowym WIPO oraz uiszczanie tam jednej opłaty (a po uzyskaniu rejestracji ponoszenia jednaj opłaty okresowej obejmującej wszystkie państwa ochrony).

Podstawami prawnymi regulującymi tryb międzynarodowy są:

  • Porozumienie madryckie dotyczące międzynarodowej rejestracji znaków z 14 kwietnia 1891 r., którego Polska stała się członkiem 18 marca 1991 r.
  • Protokół do Porozumienia madryckiego przyjęty 27 czerwca 1989 r., który w Polsce obowiązuje od 1 kwietnia 1996 r.

Zbiór powyższych umów międzynarodowych i aktów wykonawczych do nich znajduje się na stronach WIPO: Akty prawne – WIPO.

Zgłoszenie międzynarodowe może być dokonane obecnie już w 122 państwach (lub szerszych regionach) świata, a co istotne katalog ten poszerza się sukcesywnie. W 2019 do protokołu madryckiego przystąpiła m.in. Kanada, Malezja, Brazylia. Pełna lista krajów objętych systemem madryckim znajduje się na stronach WIPO: Lista państw objętych systemem madryckim.

W skrócie procedura uzyskiwania ochrony w trybie międzynarodowym (systemie madryckim) wygląda następująco:

  • Podstawą zgłoszenia międzynarodowego jest zarejestrowany lub zgłoszony znak towarowy w kraju pochodzenia (np. w polskim Urzędzie Patentowym)
  • Zgłoszenie wnoszone jest za pośrednictwem urzędu kraju pochodzenia (np. polskiego Urzędu Patentowego) do Biura Międzynarodowego WIPO
  • W zgłoszeniu międzynarodowym wyznaczane są państwa, w których zgłaszający zamierza uzyskać ochronę 
  • Następnie, zgłoszenie przekazywane jest przez WIPO w toku postępowania do poszczególnych urzędów wyznaczonych państw, które je rozpatrują w oparciu o lokalne przesłanki rejestracyjne (prawo danego kraju)
  • Jeśli brak jest obiekcji (lub sprzeciwów podmiotów trzecich), nie pojawia się zasadniczo potrzeba występowania przed urzędami krajowymi w wyznaczonych państwach
  • Dopiero w razie uwag urzędów wyznaczonych państw (lub np. sprzeciwów podmiotów trzecich) w zakresie obejmującym dane państwo, potrzebne będzie działanie bezpośrednio przed danym urzędem (w takiej sytuacji również może być konieczność angażowania pełnomocnika – kancelarii w danym kraju).

Istotne jest, że również przy zgłoszeniu międzynarodowym w powyższym trybie można skorzystać z pierwszeństwa konwencyjnego.

Znak Towarowy Unii Europejskiej

W praktyce, dla zgłaszających z Polski jednym z najbardziej interesujących sposobów ochrony międzynarodowej jest Znak Towarowy Unii Europejskiej (wcześniejsza nazwa – Wspólnotowy Znak Towarowy), obejmujący terytorium całej Unii Europejskiej.

W skrócie można wskazać, że ochrona Unijnego Znaku Towarowego obejmuje jednolicie całą Unię Europejską, tzn. znak towarowy jest ważny na obszarze każdego z państw Członkowskich UE. Rejestracja jest przeprowadzana przez jeden urząd – Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, Hiszpania. Z tytułu zgłoszenia Znaku Towarowego Unii Europejskiej uiszczana jest jedna opłata. O procedurze rejestracyjnej w zakresie Znaku Towarowego UE wzmiankowałem w artykule Zgłoszenie znaku towarowego. Procedura i opłaty.

Co istotne, system Unijnego Znaku Towarowego jest także objęty wcześniej opisanym systemem madryckim – Unia Europejska przystąpiła do Protokołu do Porozumienia Madryckiego. Możliwe jest zatem wyznaczenie Unii Europejskiej w ramach zgłoszenia międzynarodowego dla uzyskania ochrony Znaku Towarowego UE. Również zgłoszenie lub rejestracja Unijnego Znaku Towarowego może być podstawą dla zgłoszenia międzynarodowego wyznaczającego inne państwa.

Co wybrać?

Powyższe warianty mogą być realizowane równolegle, zależnie od sytuacji.

Na przykład zgłoszenie oznaczenia w Polsce nie wyklucza zgłoszenia Unijnego Znaku Towarowego w oparciu o pierwszeństwo oraz złożenia zgłoszenia międzynarodowego wobec krajów poza Unią Europejską. A równocześnie zgłoszenia bezpośredniego w konkretnych państwach nie objętych systemem madryckim.

Ostateczna decyzja co do strategii zgłoszenia musi być poprzedzona analizą konkretnej sytuacji. Istnieje bowiem bardzo wiele czynników, nie tylko kosztowych, ale i dotyczących efektywności, czy ryzyka uzyskania ochrony oznaczenia.

Photo by thinh nguyen on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *